要 旨

我國《商標法》于2001年將三維標志納入《商標法》保護范疇，并同時增加《商標法》第十二條規(guī)定，作為《商標法》非功能性判斷的依據。三維標志商標的可注冊性，一般認為應當符合非功能性和顯著性兩方面要求。《商標法》通過下定義方式就“功能性”情形進行了規(guī)定。根據《商標法》第十二條的規(guī)定，三維標志系“為獲得技術效果而需有的商品形狀”，即實用功能性形狀，不得作為商標注冊。結合本文案例以三維標志申請注冊商標的，判斷三維標志是否屬于實用功能性形狀時應綜合考慮以下因素：指定使用商品自身的性質及在同行業(yè)中的設計使用；是否存在消費者可接受的替代設計[1]；功能性原則設置的目的等。

案 情

第號圖形（三維標志）商標（簡稱訴爭商標，見下圖）由晨光公司于2019年3月19日提出注冊申請，指定使用商品為第16類“鋼筆；自動鉛筆；筆（辦公用品）；自來水筆 ；書寫工具；白板筆”。后國家知識產權局以該三維標志使用在指定商品上，僅表示商品的通用圖形，缺乏商標應有的顯著性，難以起到區(qū)分商品來源，不得作為商標注冊為由，決定：駁回訴爭商標的注冊申請。晨光公司不服，向國家知識產權局提出駁回復審申請。

國家知識產權局于2020年12月14 日作出被訴決定，認為：訴爭商標僅由為獲得技術效果而需有的商品形狀組成，屬于《中華人民共和國商標法》（簡稱商標法）第十二條所指的不得注冊之情形，基于此，向晨光公司發(fā)出評審意見書。晨光公司在法定期限內針對新評審意見重新提出審查意見。國家知識產權局經復審認為，訴爭商標的圖形（三維標志）整體設計分成上筆桿及下筆桿且兩者通過螺紋連接，上筆桿上端設計有筆夾，便于將筆與書本一起攜帶，且在下筆桿靠近筆頭的位置設計有一環(huán)形凹陷，上套有中間小兩頭略大呈啞鈴狀的軟膠防滑護套，以避免手指關節(jié)與筆的摩擦，保護手的指關節(jié)。該三維標志僅由為獲得技術效果而需有的商品形狀組成，屬于商標法第十二條所指的不得注冊的情形。晨光公司提交的證據尚不足以證明訴爭商標具有可注冊性。決定：訴爭商標在復審商品上的注冊申請予以駁回。

晨光公司不服國家知識產權局作出的被訴決定，向北京知識產權法院提起行政訴訟。請求撤銷被訴決定以三維標志申請注冊商標的，判令國家知識產權局重新作出決定。

審 判

北京知識產權法院審理認為：訴爭商標所示三維標志形狀屬于“為獲得技術效果而需有的商品形狀”。晨光公司提交的證據不足以證明訴爭商標通過大量使用與其建立唯一對應關系，從而取得了較高的顯著性與知名度。被訴決定認定訴爭商標的申請注冊違反商標法第十二條的規(guī)定并無不當。北京知識產權法院判決：駁回晨光公司的訴訟請求。

晨光公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，并提交了其他品牌筆產品檢索圖片、晨光公司年報節(jié)選等證據，用于證明訴爭商標形狀與其他同類商品形狀不同，訴爭商標不屬于“僅為獲得技術效果而必須使用的形狀”，以及訴爭商標經使用具有較高知名度，與晨光公司形成一一對應關系。

北京市高級人民法院認為：訴爭商標的申請注冊構成商標法第十二條所指“為獲得技術效果而需有的商品形狀”的情形，判決：駁回上訴，維持原判。

重點評析

商標法第十二條規(guī)定，“以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得注冊。”關于“非功能性”的判斷目前僅適用于三維標志商標。

三維標志商標或稱為立體標志商標，其包含僅由三維標志構成的商標及三維標志與其他標志組合的商標等，因本案訴爭商標僅由三維標志構成，故本文僅限于對此類三維標志的討論。

三維標志商標的可注冊性，一般認為應當符合非功能性和顯著性兩方面要求，在“除了與商品及其包裝容器無關的其他形狀，要注冊立體商標，在具有顯著性之前還應證明其形狀的非功能性”[2]，如果過分強調對顯著性的保護可能造成永久性獨占問題，故對三維標志商標的審查，其“非功能性”審 查相較于“顯著性”審查更為突出。在之寶案中，北京市高級人民法院即認為，“在已經認定被異議商標具有功能性不應獲準注冊的情況下，被異議商標是否經過使用獲得顯著特征對其能否獲準注冊并不具有實質影響”。[3]

由商標法第十二條字面可見，商標法未對“非功能性”進行明確規(guī)定，而是通過列舉“功能性” 情形進行排除適用，主要規(guī)定有三種情形。其中的第二種情形，“為獲得技術效果而需有的商品形狀” 是指為使商品具備特定的功能、或者使商品固有的功能更容易地實現，所必須使用的形狀。[4] 有學者將此種情形下的三維標志歸納為“實用功能性”形狀 [5]。判斷三維標志是否具有實用功能性，通常需考量以下方面 ：

一、實用功能性的判斷需結合其指定使用商品及其所屬行業(yè)特點加以具體判斷

商標為“標”，商品為“本”，注冊商標使用權 必然是指在特定商品或服務上使用商標權利。[6] 三維標志商標作為商標的一種，也同樣需在指定商 品基礎上對其可注冊性進行判斷。

“實用”一般被學者認為是“影響了產品的目的、操作或使用”，那些經由與其他特征相比較，在機械上、生產的經濟性、使用的便利性等方面具有優(yōu)勢的特征，即為實現產品某一特定的目的或用途，相比于其他特征具有物理上優(yōu)勢的特征。產品在市場的有效運轉，依賴于同行業(yè)競爭者之間的有效運轉， 在之寶案中，北京市高級人民法院就對同行業(yè)之間 對商品自身的性質特點進行分析，認為“當同行業(yè)的其他競爭者需要選擇一款便攜、方便握持、不易刮擦的打火機時也就不可避免的會使用被異議商標的關鍵特征，此時如果允許被異議商標獲準注冊，將損害同行業(yè)其他競爭者的重大利益，而之寶公司的這一競爭優(yōu)勢并非源于其商譽，而是因為被異議商標的這種功能性設計。”因此，在判斷是否為達到某種技術效果所必要時，離不開對其指定商品功能特點等自身性質的判斷，任何對三維標志功能性的判斷都是一種方向性的指引，要得出是否具有功能性的結論，離不開對商品自身性質的把握，需要具體案件具體分析。在“味事達”案中，三維標志為包裝瓶設計，指定使用在食用調味品等商品上，因無論包裝瓶如何設計變化，均不會影響作為指定使 用商品食用調味品的實質性價值，據此認定該三維標志符合非功能性要求 [7]。

具體到本案訴爭商標以三維標志申請注冊商標的，圖形整 體呈筆狀，其設計分為上筆桿、下筆桿兩部分，上筆桿與下筆桿之間以螺紋連接，上筆桿上端設計有弧形筆夾及月牙型鏤空筆套，下筆桿靠近筆頭位置設計有環(huán)形凹陷，并套有中間細兩頭略粗呈啞鈴狀的軟膠防滑護套，筆桿腰線處有S型裝飾圈。采用該三維形狀的筆在使用時能夠緩解使用者指關節(jié)與筆的摩擦，提升使用時手握的舒適度，筆套夾的設計便于筆的攜帶及固定，提升使用便捷性，縱然訴爭商標三維標志的設計有別于其他筆形設計，但該差異并未改變其整體作為筆的形態(tài)及所具有的書寫功能。訴爭商標三維標志采用特殊的筆夾、筆套等設計，僅能說明訴爭商標可能會受到著作權法或專利法的保護，其仍屬于由使商品固有功能更容易實現所需的三維形狀組成，使用在鋼筆等商品上具有功能性，從而不得注冊。

二、實用功能性的判斷需以是否存在消費者可接受的替代設計作為考量要素

對于市場競爭所必需的特征，如果允許被壟斷必將影響正常的市場競爭秩序，那么這些特征即可被認為是功能性的而不能獲得保護，但如果該特征是可以被替代的，使用其他特征仍然可以生產出相同功能的產品，該設計就不具有功能性。可想而知，若在市場上存在相當數量、在效果上類似的替代設計，則該三維標志就不屬于唯一實現技術效果的設計，亦不應當被認定為具有功能性而阻止其申請注冊。因此，是否具有可替代性通常作為判斷實用功能性的一個考量要素。以電風扇葉片和杯子為例，電風扇葉片是為達到特殊空氣流動形態(tài)效果所必要的形狀，當尚無其他替代性的形狀可以達到相同效果，即屬于功能性商標，不得注冊。杯子的把手在于回避熱傳導，易于端起，但杯子把手的形狀多樣， 不會阻礙他人進入杯子產業(yè)，故亦不屬于功能性商標，可以注冊。

但是，功能性對競爭的影響亦并非取決于物理上可能的設計范圍，而是取決于消費者是否接受所謂的相當程度的替代設計。[8] 替代性判斷往往具有主觀性，若對替代性判斷過于嚴格，會使部分三維標志商標被阻斷在可注冊范圍之外，不利于商標申請人權益的保護；判斷過于寬松，會使大量三維標志注冊為商標，充斥市場，最終損害消費者的權益。此時，要將視角回歸到商標的功能，即區(qū)分商品來源，避免造成消費者的混淆誤認。即使某設計在物理上存在替代性設計，但是消費者在選擇商品時，對于替代性設計不易接受或消費者更容易選擇該設計時，就不宜認定存在替代性設計，進而認定其具有非功能性而準予注冊。因此，對于替代性的判斷還需考慮消費者的可接受程度，以保護消費者權益。

具體到本案，經過考察，并不存在消費者可接受的替代設計，因此，訴爭商標標志具有功能性。

三、實用功能性的判斷需把握功能性原則設置的目的

功能性原則最初設置的目的在于劃清商標法和專利法的界限。為賦予專利權人有限時間內壟斷權，專利法對申請獲得保護的技術施加了較為嚴格的要求，需同時滿足多項要件的考察以確保受到強保護的技術是真正具有進步意義、能夠促進社會發(fā)展的有益技術。專利保護的期限性，系對期限后社會公眾均能享用新技術的政策考量。相比專利法，商標法對客體的保護沒有時間限制、授權條件亦較為簡單。商標權的授予不是對標志創(chuàng)新設計的鼓勵，而是對標志在商業(yè)中實際使用從而起到的識別商品或服務來源、保護消費者利益的價值的認可，故商標權不存在終結后反哺公共領域的政策基礎。因此，若不加以限制，會使權利人可以通過運用商標法賦予的壟斷權利攫取在專利法制度下本應屬于社會公眾的利益。功能性原則即通過將具有實用功能的技術特征排除出商標法的保護，以維護專利法的宗旨。若三維標志曾獲得發(fā)明或實用新型專利權，則說明該三維標志存在實用功能，進而可以初步認定該三維標志具有達到某種技術效果所必要的功能性。

功能性原則設置的另一個目的在于維持市場自由公平競爭秩序，維護商標法的公共領域。公共領域是一種由不適于私人所有的知識財產要素構成的真正的公地。[9] 處于公共領域的要素應當為社會公眾自由使用。為防止公共領域資源被過度攫取，商標法對產品的通用名稱、通用圖形、地名、商品的質量、主要原料等描述性標志 [10] 在獲得權利時施以更高的要求。功能性原則的設置即為起過濾作用，將具有功能性的特征保留在公共領域中，保留同業(yè)競爭者為競爭所必需的要素，維持有效的市場競爭。如果該三維標志的制作成本或方法在同行業(yè)中比較簡單、便宜或較好，一旦允許其注冊為商標，取得商標獨占權后，其他從業(yè)者為避免侵害該商標，勢必增加制造成本，浪費社會資源，那么，該種設計就屬于功能性設計，應保留在公共領域中，確保同業(yè)競爭者為競爭所必需的要素，維持有效的市場競爭。

注 釋

[1] 為取得技術效果存在多個技術方案，但每個技術方案本身設計是有限的，則為完成該技術方案，是否具有替代其他方案時就不構成功能性，有待商榷。

[2] 鐘鳴.用商品及其包裝容器形狀申請注冊立體商標的審查[J]. 人民司法，2012（24）.

[3] 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第4355號行政判決書。

[4] 袁博. 論立體商標的注冊條件：非功能性和顯著性 [J]. 中華商標，2013（3）：77-81.

[5] 黃暉. 商標法 [M]. 北京：法律出版社，2004 ：75.

[6] 汪澤. 中國商標法律現代化——理論、制度與實踐 [M]. 北京：中國工商出版社，2017 ：50.

[7] 周波. 三維標志商標功能性及顯著特征的認定 [J]. 電子知識產權，2014（8）：96-99.

[8] 王小麗. 立體商標實用功能性的認定標準 [J]. 中華商標，2014（3）:（33-39）.

[9] 王太平. 美國知識產權法中的公共領域研究評述 [J]. 知識產權年刊，北京大學出版社2006：380.

[10] 楊巧. 商標法上公有領域的保護 [J]. 知識產權，2012（4）.

（本文源自《中華商標》2022年第12期）

排版：廖玉芳（實習）